Marka tescil sınıflarında alt kategori kavramı bugün içi pek tartışılmayan ve TürkPatent kararlarında çok seyrek olarak dikkate alındığını gördüğümüz bir husus. Markaların belirli mal ve hizmet kategorileri altında tescil edilmesi, bu hakların korunması ve olası ihtilafların önlenmesi açısından büyük önem taşır. Ancak sınıflandırmanın ötesinde, bir markanın koruma kapsamını etkileyen en önemli unsurlardan biri kullanma zorunluluğudur. Avrupa Birliği marka hukukunda bu gereklilik, markanın “ciddi kullanımının” ispatlanmasını zorunlu kılar. Bu husus, hem başvuru sürecinde hem de tescil sonrası süreçlerde karşılaşılan birçok hukuki anlaşmazlığın merkezinde yer alır.
Yakın tarihli bir karar olan ALADDIN kararı, markaların sınıflandırma ve kullanım kriterlerinin sınırlarını yeniden tartışmaya açmıştır. Bu karar, bir markanın gerçek anlamda kullanımının, yalnızca tescil edildiği kategorideki belirli ürünler veya alt kategoriler için geçerli olabileceğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, somut davada yer alan “ULYSSE” markasına ilişkin karar, bu içtihadın pratik bir yansımasını sunarak, sınıflandırma ve kullanım zorunluluğu arasındaki karmaşık ilişkiyi yeniden gündeme getirmiştir.
Bu yazıda, markalarda sınıflandırma kavramı, kullanma zorunluluğunun hukuki boyutları ve ALADDIN kararının bu bağlamdaki etkileri detaylı olarak ele alınacaktır. Ayrıca somut kararın içeriği, markaların korunmasında doğru stratejiler belirlenmesi açısından önemli dersler sunmaktadır.
ULYSSES – ULYSSE Kararı
Karar No: B 3 185 972
Tarih: 11 Aralık 2024
Başvuru sahibi ULYSSES markası için 33. Emtia sınıfında aşağıdaki sınıf açıklaması ile 13 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapıyor.
33 Whiskey [whisky]
Markanın yayınına karşı CARLO PELLEGRINO & C. S.P.A. itiraz başvurusunda bulunuyor. İtiraza dayanak olarak 0000759046 tescil numaralı ULYSSE markasını gösteriyor. İtiraz edenin de markası 33. Emtia sınıfında tescilli ve sınıf açıklaması şu şekilde:
33 bevande alcoliche (escluse le birre)
33 alkollü içecekler (biralar hariç)
İtiraz edenin tescille tercih ettiği tanımlama bu sınıfın standart tanımlamasıdır ve tüm alkollü içecekleri kapsadığını kabul ediyoruz. Nitekim Türkiye’de de kullandığımız tanımlama tam olarak aynı tanımlamadır.
İtiraz edenin markası 1998 yılından itibaren tescilli, dolayısıyla bir marka yayınına itiraz ettiği zaman karşı tarafın markanın esaslı kullanımla kullanıldığının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunuyor ve doğal olarak başvuru sahibi itiraz edenden markayı kullandığını ispat eden delilleri sunmasını talep ediyor.
Carlo Pellegrino markanın kullanımına dair delilleri sunuyor ve itirazı inceleyen birim incelemesini tamamlayarak kararını açıklıyor.
Kararın Detayları
Kullanım İspatı (Proof of Use)
Başvuru Sahibinin Talebi – Kullanım İspatı (Proof of Use) :
Başvuru sahibi, itiraz sahibinden, itiraza dayanak olarak gösterilen İtalyan Marka Tescil No 759 046 ‘ULYSSE’ (kelime markası) için kullanım kanıtı sunmasını istemiş. İlgili marka, belirtilen tarih itibariyle beş yıldan uzun bir süre önce tescillenmiş olduğundan talep yerinde görülmüş.
Kullanım Dönemi ve Gereklilikler:
İtiraza konu markanın başvuru tarihi 13 Eylül 2022’dir. Bu nedenle, itiraz sahibi aşağıdaki dönemi kapsayan bir kullanım kanıtı sunmakla yükümlü olumuş:
13 Eylül 2017 – 12 Eylül 2022.
Sunulan kanıtların, itiraza dayanak olan mal ve hizmetler açısından markanın kullanımını göstermesi gerekiyor:
- Sınıf 33: Bira hariç tüm alkollü içecekler.
EU Marka Tüzüğü’nün 10(3) maddesi uyarınca, kullanım kanıtı, markanın kullanım yeri, zamanı, kapsamı ve niteliği hakkında bilgi içermelidir.
Sunulan Kanıtlar:
- Faturalar:
- İtiraz sahibi, 2017-2022 dönemine ait çeşitli müşterilere düzenlenen faturalar sunmuş. Faturalar İtalyanca olup, her faturada ‘ULYSSE’ markası ürün açıklaması kısmında belirtilmiştir.
- Taşıma Belgeleri:
- 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenmiş, Verona’daki uluslararası şarap ve alkollü içecek fuarlarına katılımla ilgili belgeler sunulmuştur.
- Etiket ve Reklam Örnekleri:
- ULYSSE kırmızı şarabına ait etiketler ve reklam materyalleri; bu materyallerde itiraz sahibinin adı ve adresi açıkça belirtilmiştir.
- Broşürler:
- 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarına ait broşürlerde ULYSSE markasının hem kelime hem de figüratif formatlarda kullanımı gösterilmiştir.
Sunulan Kanıtların Analizi ve Kararın Gerekçelendirilmesi
Kanıtların Genel Değerlendirilmesi
Sunulan belgelerden elde edilen bilgiler, kanıtların aşağıdaki hususları karşıladığını göstermektedir:
- Yer: Belgeler İtalyanca olup, İtalya’daki müşterilere düzenlenmiştir. Bu nedenle, kanıtların İtalya’da gerçekleşen kullanımı gösterdiği kabul edilmiştir.
- Dönem: Çoğu kanıt, ilgili dönem olan 13 Eylül 2017 ile 12 Eylül 2022 arasında yer almaktadır. İlgili dönemin hemen öncesi veya sonrasına ait kanıtlar da, bu zaman diliminde kullanımın sürdüğünü teyit eder nitelikte kabul edilmiştir.
- Kapsam ve Nitelik: Faturalar, taşıma belgeleri, reklam materyalleri ve broşürler, markanın ticari olarak aktif bir şekilde kullanıldığını ve piyasada yer aldığını göstermektedir.
Ciddi Kullanımın Kanıtlanması
Adalet Divanı içtihadına göre, bir markanın ciddi kullanımı, markanın asli işlevini yerine getirmesiyle ilişkilidir. Bu asli işlev, malların veya hizmetlerin menşeini garanti altına almak ve bu mallar için bir pazar oluşturmak veya sürdürmektir. Minimax Kararı (11/03/2003, C40/01) bu prensibi netleştirmiştir. Ayrıca, “sembolik” veya hakları koruma amacıyla yapılan kullanımlar, ciddi kullanım kapsamında değerlendirilmemektedir.
Orijinal İfade:
“The Court of Justice has held that there is ‘genuine use’ of a mark where it is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered…”
Türkçe Çeviri:
“Adalet Divanı, bir markanın ciddi kullanımı için, markanın tescilli olduğu malların veya hizmetlerin menşeini garanti altına almak gibi temel işlevine uygun olarak kullanılmasını şart koşmuştur.”
Bu bağlamda, ‘ULYSSE’ markasının şarap ürünleri için ticari kullanımına dair sunulan kanıtların, ciddi kullanım şartını karşıladığı belirtilmiştir.
Kullanımın Kapsamı ve Kategori Sorunu
EUTMR Madde 47(2) uyarınca, bir markanın yalnızca tescilli olduğu malların bir kısmı için kullanımı kanıtlanmışsa, marka yalnızca bu mallar için koruma sağlayabilir. Mevcut davada, kanıtlar yalnızca şaraplar için kullanım göstermiştir. Şaraplar, “Sınıf 33: Alkollü içecekler, bira hariç” kategorisinin bir alt grubunu oluşturmaktadır.
ALADDIN Kararı’nın (14/07/2005, T126/03) ışığında, geniş bir mal kategorisi için tescil edilmiş bir markanın sadece bir alt kategori için kullanımının kanıtlanması, korumanın bu alt kategoriyle sınırlanması sonucunu doğurur.
Orijinal Cümle:
“If a trade mark has been registered for a category of goods or services which is sufficiently broad, proof of genuine use for a part of those goods or services affords protection only for the sub-category.”
Türkçe Çeviri:
“Eğer bir marka geniş bir mal veya hizmet kategorisi için tescil edilmişse, bu malların veya hizmetlerin bir kısmı için ciddi kullanım kanıtı yalnızca alt kategoriye koruma sağlar.”
Bu nedenle, ‘ULYSSE’ markasının koruması yalnızca şaraplarla sınırlı olarak kabul edilmiştir.
ALADDIN Kararı
Başvuru ve İtiraz Sahipleri
20 Mart 1997 tarihinde Lipolyt Gesellschaft ( sonradan adını ALADIN Gesellschaft olarak değiştirmiş) ALADIN markasının tescili için başvuruyor. Başvuruda diğer sınıfların yanısıra 3. sınıfı da başvuru kapsamında sınıf listesine dahil ediyor. 3. Sınıfta aşağıdaki ifade yer alıyor:
Class 3: Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; scouring solutions; preparations for cleaning waste pipes; colour-removing preparations; stain-removing preparations (included in Class 3); varnish-removing preparations; stain removers; oils for cleaning purposes; abrasive preparations (included in Class 3); turpentine, for degreasing; all the aforesaid goods except textile auxiliary agents and auxiliary agents for the metal-working industry;
Sınıf 3: Temizleme, parlatma, ovalama ve aşındırıcı müstahzarlar; temizleme çözeltileri; atık borularını temizleme müstahzarları; renk çıkarma müstahzarları; leke çıkarma müstahzarları (Sınıf 3); vernik çıkarma müstahzarları; leke çıkarıcılar; temizleme amaçlı yağlar; aşındırıcı müstahzarlar (Sınıf 3); yağ giderme amaçlı terebentin; tekstil yardımcı maddeleri ve metal işleme sanayi yardımcı maddeleri hariç yukarıda belirtilen tüm mallar;
Başvurunun yayınına Reckitt Benckiser (Espana), SL tarafından itiraz ediliyor. İtirazda dayanak olan marka ALADDIN (20 512). Bu marka da yine 3. Sınıfta tescillidir ve sınıf açıklaması:
3. Polish for metals
3. Metaller için parlatıcı.
OHIM Gerekçesi
İtiraza cevaben başvuru sahibi markanın ciddi kullanımının ispat edilmesini talep ediyor. İtiraz eden bunun üzerine markanın kullanımına dair delilleri sunuyor (O tarihte OHIM).
Tüm deliller ve savunmaların sunulmasının ardından OHIM görüşünü oluşturuyor ve aşağıda paylaştığımız gerekçe ile kararını açıklıyor.
…if a trade mark has been registered for a category of goods or services which is sufficiently broad for it to be possible to identify within it a number of sub-categories capable of being viewed independently, proof that the mark has been put to genuine use in relation to a part of those goods or services affords protection, in opposition proceedings, only for the sub-category or sub-categories to which the goods or services for which the trade mark has actually been used belong. However, if a trade mark has been registered for goods or services defined so precisely and narrowly that it is not possible to make any significant sub-divisions within the category concerned, then the proof of genuine use of the mark for the goods or services necessarily covers the entire category for the purposes of the opposition.
Although the principle of partial use operates to ensure that trade marks which have not been used for a given category of goods are not rendered unavailable, it must not, however, result in the proprietor of the earlier trade mark being stripped of all protection for goods which, although not strictly identical to those in respect of which he has succeeded in proving genuine use, are not in essence different from them and belong to a single group which cannot be divided other than in an arbitrary manner. The Court observes in that regard that in practice it is impossible for the proprietor of a trade mark to prove that the mark has been used for all conceivable variations of the goods concerned by the registration. Consequently, the concept of ‘part of the goods or services’ cannot be taken to mean all the commercial variations of similar goods or services but merely goods or services which are sufficiently distinct to constitute coherent categories or sub-categories.
TR Çeviri:
…bir marka, içinde bağımsız olarak görülebilecek sayıda alt kategorinin tanımlanmasını mümkün kılacak kadar geniş bir mal veya hizmet kategorisi için tescil edilmişse, markanın bu mal veya hizmetlerin bir kısmıyla ilgili olarak gerçek anlamda kullanıldığına dair kanıt, itiraz işlemlerinde yalnızca markanın esaslı olarak kullanıldığı mal veya hizmetlerin ait olduğu alt kategori veya alt kategoriler için koruma sağlar. Ancak, bir marka, ilgili kategori içinde önemli bir alt bölümleme yapmanın mümkün olmayacağı ölçüde kesin ve dar bir şekilde tanımlanmış mal veya hizmetler için tescil edilmişse, markanın mal veya hizmetler için esaslı olarak kullanıldığına dair kanıt, itirazın amaçları doğrultusunda zorunlu olarak tüm kategoriyi kapsar.
Kısmi kullanım ilkesi, belirli bir mal kategorisi için kullanılmamış markaların kullanılamaz hale getirilmemesini sağlamak için işlese de, daha önceki ticari markanın sahibinin, esaslı kullanımını kanıtlamayı başardığı mallarla tam olarak aynı olmasa da, özünde onlardan farklı olmayan ve keyfi bir şekilde bölünemeyen tek bir gruba ait olan mallar için tüm korumadan yoksun bırakılmasıyla sonuçlanmamalıdır. Mahkeme bu bağlamda, bir ticari markanın sahibinin, tescille ilgili malların tüm düşünülebilir varyasyonları için markanın esaslı olarak kullanıldığını kanıtlamasının pratikte imkânsız olduğunu gözlemlemektedir. Sonuç olarak, ‘malların veya hizmetlerin bir kısmı’ kavramı, benzer malların veya hizmetlerin tüm ticari varyasyonları anlamına gelemez, yalnızca tutarlı kategoriler veya alt kategoriler oluşturacak kadar farklı olan mallar veya hizmetler anlamına gelir.
Karar
Yukarıda kopyasını paylaştığımız gerekçe ile ALADIN markasının yayınına yapılan itiraz reddediliyor. OHIM sınıf karşılaştırmasında:
…Başvurulan marka ve önceki marka her ikisi de metal yüzeylerin temizliği ve bakımı ile ilişkilendirilebilir. Ancak, başvurulan markanın kapsamı atık boruların temizliği gibi endüstriyel bir uygulamayla sınırlıdır. Önceki marka ise daha geniş bir tüketici kitlesine yönelik, ev kullanımı için metal parlatıcıları kapsamaktadır.
İki markanın, metallerin bakımı ve temizliği alanında kesiştiği kabul edilmiştir. Ancak, malların kullanım amacı, hedef tüketici kitlesi ve dağıtım kanalları farklılık göstermektedir.
Sonuç olarak alt kategorilerde kullanım alanı ve ilgili tüketici kitlesi bakımından farklılaşan markalar arasında karıştırılma ihtimali olmayacağına kanaat getirilerek itiraz reddediliyor.
Burada şu bilgiyi de vermek gerekli; bu karar daha sonra mahkeme kararı ile bozulmuştur. Mahkeme markanın koruma kapsamının alt kategori ile sınırlanamayacağına hükmetmiş.
Sonradan bozulmuşsa bu karar nasıl hala içtihat olarak kullanılıyor denebilir!
Mahkeme bu olayda marka sınıflarının alt kategorilere bölünebileceği görüşünü iptal etmemiş, yapılan bölünmenin kendisine karşı çıkmış. Mahkeme OHIM’in mallar arasında belirlediği farklılığı bir ölçüde kabul etmemiş ve sonuçta her ikisinin de metallerin parlatılması amacıyla kullanılan ürünler olduğuna hükmetmiş.
Hukuki Dayanak ve Gerekçeler
EUTMR Madde 8(1)(b):
Karıştırılma ihtimali, yalnızca mallar veya hizmetler arasında yeterli benzerlik bulunması durumunda söz konusu olabilir. Bu değerlendirme, aşağıdaki unsurları kapsayan bütüncül bir analize dayanır:
- Markaların Benzerliği: Görsel, işitsel ve kavramsal özellikler.
- Malların veya Hizmetlerin Benzerliği: Kullanım amacı, doğası, tüketici kitlesi, satış kanalları gibi faktörler.
Mevcut durumda, şaraplar (Sınıf 33) ve viski (Sınıf 33) arasındaki farklılıklar şu şekilde değerlendirilmiş:
- İçerik ve Üretim Yöntemleri: Şarap ve viski tamamen farklı içerikler ve üretim süreçleri gerektirir.
- Tüketim Şekli ve Amaç: Şarap genellikle yemek eşlikçisi olarak tüketilirken, viski daha çok bireysel keyif içkisi olarak değerlendirilir.
- Pazar Segmenti: Her iki ürün de aynı mağazalarda satılabilmesine rağmen, genellikle farklı raflarda ve bölümlerde yer alır.
- Karıştırılma İhtimali: İlgili tüketicilerin, şarap ve viskiyi üretici kaynağı açısından karıştırma olasılığı düşüktür.
Orijinal Cümle:
“Wine and whisky are different as regards their ingredients, methods of production, tastes and the manner in which they are consumed. Therefore, their nature is different.”
Türkçe Çeviri:
“Şarap ve viski, içerikleri, üretim yöntemleri, tatları ve tüketim şekilleri açısından farklıdır. Bu nedenle, nitelikleri birbirinden farklıdır.”
Sonuç ve Hüküm
- İtiraz, başvurulan marka ile itiraz edilen marka arasında yeterli benzerlik bulunmadığı ve malların kategorik olarak farklı olması nedeniyle reddedilmiştir.
- Sunulan kanıtlar, ‘ULYSSE’ markasının sadece şaraplar için ciddi kullanımını göstermiştir. Diğer alkollü içecekler bu koruma kapsamına dahil edilmemiştir.
Eğer aynı konu Türkiye’de bir tartışmaya konu olsaydı aynı sonuç elde edilir miydi?
Türkiye’de genellikle geniş kapsamlı sınıf tanımları söz konusu olsa da bir marka bir grupta tescilli ise ve bu gruba ait en azından bir mal ya da hizmet altında kullanımı gösterebiliyorsa genel olarak kullanmanın ispat edildiği kabul ediliyor. Yani aynı başvuru Türkiye’de yapılsa ve aynı firma gene aynı markaya dayanarak itiraz etse büyük ihtimalle kullanmayı ispat etmiş olarak kabul edilir ve markanın reddine karar verilirdi.
Diğer yandan EUIPO’da böyle bir karar verilmiş olması Türkiye bakımından da bir etki doğuruyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan Marka İnceleme Klavuzu’nun önsözünde aşağıdaki ifade yer alıyor:
“…kılavuzun hazırlanmasında Türk Mahkemeleri ve Kurum kararları ile Avrupa Birliği makamları tarafından verilen mahkeme ve Ofis kararlarından olabildiğince yararlanılmıştır.”
Bizim de birçok yazıda Avrupa Birliği mahkeme ve kurum kararlarından alıntı yapmamızın sebebi budur. Yukarıda özetlediğimiz gibi kararlar bir vadede Türkiye’de de yararlanılacak kararlardır ve itiraz işlemlerinde ve mahkeme kararlarında dayanak olarak ileri sürülebilir.
Türkiye’de marka sınıflandırması henüz burada tartıştığımız ölçüde değerlendirilmiyor fakat buraya doğru ilerlemesi gerekiyor. Bu bağlamda umarız yazılarımızın da bir katkısı olur.
Türkiye’de marka tescilleri ile ilgili sorularınız için bize ulaşın.
