Nike’ın Avrupa Birliği Topluluk Tasarım Tescili Nasıl İptal Edildi

Nike’ın Avrupa Birliği Topluluk Tasarım Tescili Nasıl İptal Edildi

NIKE Innovate C.V. tarafından 2016 yılında tescil edilmiş olan Avrupa Birliği Topluluk Tasarımı tescili 24 Ocak 2025’te iptal edildi. Tasarım tescilinin iptal sebebi ise tasarımın yeni olmaması. Tasarım tescillerinin koruma kapsamı, bir ürünün bir parçasının nasıl tescil edileceği ve yeniliğin hangi koşullarda ortadan kalkacağı konusunda örnek olan tasarım tescili ve iptal sürecini özetledik.

Tasarım Tescili Başvurusu

Nike 30/09/2016 tarihinde daha önce ABD’nde 29/04/2016 tarihinde tasarım patenti için başvurduğu tasarımın Avrupa Birliği tescili için başvuru yapıyor. Tescil etmek için başvurduğu ürün:

Resimlere baktığımız zaman temelde bir ayakkabı ve ayakkabının yanında bir “C” harfine benzer yapıda üç kenardan oluşan parça görüyoruz fakat burada dikkate almamız gereken bir durum var; ayakkabıyı görmemizi sağlayan çizgiler düz değil noktalardan oluşuyor.

Tasarım tescillerinde ürünün bazı bölümlerini kesik çizgilerle belirttiğimiz zaman o bölümler için değil net çizgilerle gösterilen bölüm ya da bölümler için tescil talep ettiğimiz anlaşılır. Örneğin bu tasarımda her ne kadar bir ayakkabı figürü görülse de kesik çizgilerle belirtilmiş olduğundan bu bir ayakkabı tasarım tescili olarak kabul edilmez. Öte yandan vurgulu olarak belirtilmiş olan ve temsili ayakkabı figürünün topuk bölümüne yakın olarak sayanın yüzeyinde yerleşik parça tasarım tescili ile koruma altına alınmıştır. Aşağıda buna benzer örnekleri görebilirsiniz

Başvurusu yapılıp tescil edilen tasarımın iptali için Alfredo Langella tarafından başvuru yapılmış. İptal talebini yapan kişinin savları şöyle sıralanabilir:

• Tasarım yeni değildir, daha önce yine Nike tarafından tescil edilmiş bir tasarım içeriğinde bu parça da bir ayakkabının parçası olarak görülmektedir.
• Önceki ürünle karşılaştırıldığında yeni başvuru ile önceki tasarım arasında dikişlerin konumlandırılması bakımından fark vardır fakat bu fark bir tasarım özelliği göstermemekte teknik uyarlamalar sebebiyle farklılaşmaktadır.
• Tasarımcının özgürlük derecesi bakımından bakıldığında iptal talebine konu tasarım esas olarak bir ayakkabının üst bölümüne (saya) uygulanmaya mahsus bir süslemedir ve bu sebeple tasarımcının sonsuz bir tasarım özgürlüğüne sahip olduğu anlaşılır.
• Nike aynı tasarım için ABD’nde bir tasarım patenti elde etmişse de bu tescil sürecinde önceki tasarımlar bakımından bir inceleme yapılmamıştır.

Ürünün tasarımsal bakımdan yeni olmadığını gösteren 1991 yılına ait tasarım patenti aşağıdadır.

• İptali talep eden ayrıca ürün numuneleri de sunmuş
  
  
  

Bu iddialar karşısında Nike da savunmasında:

Ayakkabı sektörünün son derece kalabalık olduğunu o sebeple ilgili tüketicinin en küçük detaylara dikkat gösteren bir nitelikte olduğunu iddia etmiş ve bu iddiasını desteklemek üzere bir rapor sunmuş fakat raporun gizli tutulmasını talep etmiş. Ayrıca ayakkabı sektörünün kalabalık bir sektör olduğunun kabul edildiği AB içtihadını da öne sürmüş (14/05/2013, ICD 8 936 bu delil iptal talebini yapan tarafından sunulmuş)

Tasarımlar tamamen farklıdır. Bu fark resimler yan yana getirildiğinde açıkça görülür. (Zımnen söylenen ayakkabı sayasının parçası ile ayakkabıları karşılaştırın ve farklı görün gibi anlaşılıyor).

İptali istenen tasarım ters bir “C” şekline sahipken delil olarak sunulan tasarım ters bir “F” şekline sahiptir. Oranlar ve açısal eğimler farklıdır. Ayrıca “F” uzantısı ayakkabının arkasından dolanarak diğer “F” yapısı ile birleşmektedir. Bu sebeplerle tasarımlar arasında bilgili kullanıcının tespit edebileceği açık farklar bulunmaktadır.

• Önceki tasarım daha süslü bir tarza sahipken bu tasarım daha minimalist bir tasarımdır (Yine ayakkabı ile sayanın karşılaştırıldığını görüyoruz).

 

• ABD’de yapılan başvuru tam bir incelemenin ardından patentlenmiştir.
  

  Başvuru sahibi bu savunmaya karşı cevap vermiş

 Arka kayışın varlığı öne sürülerek şeklin eski üründe “F” olduğunu iddia etse de tasarımla birleşik olarak işaretlenmeye çalışılan arka kayış fonksiyonel bir parçadır ve bu Üçüncü Temyiz Kurulu’nun kararıyla (26/03/2010, R 0009/2008-3, Ayakkabı) doğrulanmıştır.

• İptali talep edilen tasarım her zaman aynı şekilde görülmüş

• Tartışılan tasarım belirgin bir ayırt edici kimliğe sahiptir ve bunun yarattığı izlenim tasarımların aynı olduğu yönündedir. Bilgili kullanıcı bir cetvel, açıölçer veya dikişleri incelemek için bir büyüteçle ayakkabı satın almaz.

Karar

Avrupa Topluluğu içtihat hukukuna göre tasarımların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesinde dört aşamalı bir inceleme gerçekleştirilir:

• Tasarımların uygulanacağı ve piyasaya sunulacağı sektörün belirlenmesi
• Tasarımların talep deni olan tüketici grubunun belirlenmesi ve bu tüketici grubuna atıfla bilgili tüketicinin tasarımları karşılaştırırken göstereceği dikkat düzeyinin belirlenmesi
• Tasarımcının değerlendirmeye konu olan tasarımı geliştirirken sahip olduğu özgürlük derecesinin belirlenmesi, ve
• İlgili sektör, tasarımcının özgürlük derecesi ve tartışmalı tasarım ile kamuya açıklanmış herhangi bir önceki tasarımın bilgili kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimlerin karşılaştırılması.

İlgili Sektör ve Bilgili Kullanıcı

Tasarımın ilgili olduğu sektörü belirlemek için doğal olarak tasarımın kendisine bakmak gerekir. Bu bakışla ancak bilgili kullanıcıyı ve tasarımcının tasarımını geliştirirken sahip olduğu özgürlük derecesini tespit etmek mümkün olacaktır.

Bilgili kullanıcı ise bir hukuki kurgudur ve bu kavramın yorumu, ‘kullanıcı’ statüsünün, ilgili kişinin tasarımın uygulandığı ürünü, o ürünün amaçlandığı şekilde kullandığını ima etmesi gerektiğidir. ‘Bilgili’ nitelemesi kullanıcının bir tasarımcı veya teknik uzman olmamasına rağmen, ilgili sektörde var olan çeşitli tasarımlara aşina olduğunu, bu tasarımların normalde içerdiği özellikler hakkında belirli bir bilgi düzeyine sahip olduğunu ve bu ürünlere olan ilgisi nedeniyle bunları kullanırken nispeten yüksek bir dikkat düzeyi gösterdiğini öne sürer (18/10/2018, T 368/17, Electrically operated lifting column, in particular for tables, EU:T:2018:695, § 26 ve atıf yapılan içtihat).

Bu davada tasarımın uygulandığı ürün ayakkabı ve botların üst bölümünün (saya) bir parçasıdır. Bu nedenle burada “Bilgili Tüketici” bir uzman veya üretici değil fakat tartışmalı tasarımın rüçhan tarihinden önceki dönemde piyasada bulunan ayakkabı ve botlara, üstlerine ve üst parçalarına kendi deneyimi veya bu ürünlere olan ilgisi nedeniyle aşina olan bir kişidir.

Tasarımcının Özgürlüğü

Tasarımcının tartışmalı tasarımı geliştirirken sahip olduğu özgürlük ne kadar büyükse, çatışan tasarımlar arasındaki küçük farkların farklı bir genel izlenim yaratmaya yetmesi o kadar az mümkündür ve bunun tersi de geçerlidir (09/09/2011, T 10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 33). Bu faktör, ne kadar farklı olmaları gerektiğini belirlemez. Yalnızca tartışmalı tasarımın özgün karakterinin değerlendirilmesini yumuşatır ya da tersi (10/09/2015, T 525/13, Sacs à main, EU:T:2015:617, § 35).

Tasarımcının özgürlüğü, özellikle ürünün veya bir elemanının teknik işlevi veya yasal gereklilikler tarafından dayatılan özellikler açısından sınırlıdır, bu da belirli özelliklerin standartlaşmasına yol açar (18/03/2010, T 9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67), bu nedenle bu özellikler ilgili ürünlerde kullanılmak üzere tasarlanan tüm tasarımlar için geçerlidir.

Tasarımı, tarafların kanıtlarını ve argümanlarını inceledikten sonra, Geçersizlik Bölümü (Invalidity Division), üst kısımlara yerleştirilen dekoratif elemanları tasarlarken tasarımcının özgürlüğünü etkileyebilecek boyutları hariç herhangi bir sınırlama olmadığı sonucuna varmış. Başvuru sahibi tarafından ‘dikişler’ olarak tanımlanan ve tartışmalı tasarımda yer alan elemanlar, tasarımın bir parçasını oluşturur ve bu nedenle görünümüne katkıda bulunur. Geçersizlik Bölümü’ne göre, tasarımcı bunları tasarlamakta veya bunlardan vazgeçmekte özgürdür ve bu nedenle tasarımın geliştirilmesinde özgürlüğü sınırlamazlar. Geçersizlik Bölümü bu nedenle, özgürlük derecesinin yüksek olduğunu ve sonuç olarak tasarımlar arasındaki küçük farkların benzer bir genel izlenim oluşturmak için yetersiz olacağını düşünmektedir. Sonuç olarak tasarımcının özgürlük derecesi sınırsızdır ve dikişlerdeki farklılıklar genel izlenimi etkilemeyen küçük farklardır.

Genel İzlenim

Tasarımların genel izlenimlerinin karşılaştırılması sentetik olmalı ve yalnızca bir dizi benzerlik ve farklılığın analitik bir karşılaştırmasıyla sınırlı kalmamalıdır (13/06/2017, T 9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 79). Bu, tasarımın genel izlenimini yeterince kesin ve net bir şekilde belirlemeyi sağlayan kapsamlı bir karşılaştırma olmalıdır (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 73).

Karşılaştırma, tescil edildiği şekliyle tartışmalı tasarıma odaklanmalı ve gerçekten korunan unsurlara dayanmalıdır. Bu bağlamda, Ofis, bu kararın “Koruma Dışı Bırakılan Özellikler” bölümüne açıkça atıfta bulunmaktadır (sayfa 7). Bu nedenle, koruma dışı bırakılan özellikler dikkate alınmamalıdır (14/06/2011, T 68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 74; 07/11/2013, T 666/11, Felino balzante, EU:T:2013:584, § 30), çünkü tartışmalı tasarım yalnızca ayakkabının yan kısmı için koruma talep etmektedir. Ofis burada Nike tasarımında kesik çizgilerle belirtilen ayakkabı figürüne atıf yapmakta ve zımnen Nike’ın savunmasında ayakkabı ile sayaya uygulanan parçayı karşılaştırarak bir değerlendirme yapmasını reddetmiş olmaktadır.

 

Ürünlerin Karşılaştırılması

Hak sahibi (Nike) ürünleri detaylı olarak karşılaştırmış ve şu farkları öne sürmüş:

• Tartışmalı tasarım, ters bir ‘C’ şeklinde tek bir yan eleman içerirken, önceki tasarım, iki paralel bölümden oluşan ve uzunluk ve eğim açısından farklılık gösteren ters bir ‘F’ şeklinde karmaşık bir tam üst kısım tasarımı içermektedir.
• Tartışmalı tasarımda, iki bölüm birbirine göre açılıdır ve bu açılanma nedeniyle bir bölüm daha uzundur. Önceki tasarımda ise paralel bölümler korunmuştur ve aynı bölüm tartışmalı tasarımdaki karşılığından daha kısadır.
• Tartışmalı tasarım, üst kenarı içbükey olan bir bağlantı bölümüne sahipken, önceki tasarımın bağlantı bölümü topuğu kapsar, üst kenarı dışbükeydir ve tartışmalı tasarımda bulunmayan uzatılmış dikdörtgen bir eleman içerir.
• Önceki tasarım, arka bağlantıda bir kare eleman (içinde bir dikdörtgen ve altı iç çember bulunan) ve ayakkabıyı çevreleyen ve topuğa uzanan bir bant içerir. Bu elemanlar tartışmalı tasarımda bulunmamaktadır.
• Tartışmalı tasarım, yuvarlatılmış köşe alanları ve yumuşatılmış kenarları ile basit paralelkenar şekillerine sahiptir. Önceki tasarımda ise benzer bir alan yamuk şeklindedir ve keskin iç köşelere sahiptir.
• Tartışmalı tasarım, minimalizm vurgusuyla basitleştirilmiş ve yumuşatılmış elemanlara sahiptir. Önceki tasarım ise daha keskin, detaylı ve karmaşık geometrik şekiller içermektedir.

Başvuru sahibi ise iki tasarımın karşılaştırmasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun “en küçük detayların analizi” değil, bir “izlenim” meselesi olduğunu vurgulamış. Bilgili kullanıcının, bir cetvel, açıölçer veya dikişleri incelemek için büyüteç kullanarak ayakkabı satın almadığını, bu nedenle detaydaki küçük farklara bakılmaksızın genel izlenimin tamamen aynı olduğunu savunmuş.

Geçersizlik Bölümü ise, iki tasarımın bilgili kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim yaratmadığı sonucuna varmış. Her ikisi de ters bir ‘C’ veya kavisli-açısal bir bumerang/kanat formunda eleman içermektedir. Belirli farklılıklar olsa da (örneğin, önceki tasarımda ek bir kayış parçası bulunması), bu farklılıklar yan elemanın şekil ve konum açısından benzerliğini gölgeleyemez. Bilgili kullanıcı, önceki tasarımda bulunan ek kayışın varlığına rağmen, tartışmalı tasarımda yer alan ‘C’ şeklindeki elemanın benzerliğini fark edecektir.

Özellikle, tasarımcının yüksek özgürlük derecesi göz önüne alındığında, bu kadar benzer iki tasarımın aynı genel izlenimi yaratması, tartışmalı tasarımın özgün karakterden yoksun olduğunu gösterir. Bu nedenle, tartışmalı tasarımın geçersizliğine karar verilmiş.

Sonucu etkileyen etmenlere baktığımızda tasarımcının tasarımını geliştirirken sahip olduğu özgürlük düzeyinin ana etmen olduğu görülüyor. Tartışılan saya parçasının o şekilde üretilmesini gerektirecek herhangi bir zorunluluk bulunmuyor ve tasarımcı istediği herhangi başka bir şekilde de tasarlayabilirdi fakat eski bir üründen bir parçayı kopyalama yoluna gitmiş olması işin başında tasarımın kaderini belirlemiş gibi görünüyor.

Nike savunmasında tartışılan tasarımla ilgili olarak devam eden bir ceza davasından da bahsediyor. Buradan bu iptal prosedürünün öncesinde açılmış bir tasarım hakkının ihlali davası olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu sonuç devam eden davanın da olumsuz sonuçlanma olasılığını arttırıyor.

Buradan endüstriyel tasarım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken faktörlere de ulaşmış oluyoruz. Bir tasarım oluştururken doğal olarak önceki ürünler tasarımcıya en azından bir başlangıç noktası sağlar. Öte yandan, önceki bir tasarımı olduğu gibi uygulamak yeniliği zedeleyeceği için sonradan harcanan emekleri boşa çıkarabilir. Ayrıca burada konu olmasa da yeteri kadar özgün hale getirilemeyen tasarım başkası adına tescilli de olabilir. Türkiye’de endüstriyel tasarımlar 25 yıla kadar koruma sağlamaktadır. Aynı şekilde özgün bir nitelik sağlanamayan bir tasarım başkası adına tescilli ise davalarla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tasarım tescilleri ile ilgili sorularınız için bize ulaşın