Patent istemleri, Patent tescili başvurularını hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir çok konu var. Buluşçular bazen bizi arayıp tarifnamelerini hazırladıklarını geriye sadece başvurunun yapılması kaldığını söylüyorlar.
Patent vekilleri olarak bu bize akıl almaz görünüyor. Bir tarifname hazırladıktan sonra patent vekilinin uzmanlığının %90’ını halletmiş olursunuz. Burada bir patent tarifnamesi hazırlarken yapılacak bir hata ya da eklenecek, çıkarılacak bir kelimenin etkisi üzerine bir örnek çalışma ile konunun önemine dair bir fikir oluşturmaya çalışacağız.
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası
davada, istemlerin ilk hali ile tescil edilen hali arasındaki fark, patentin kapsamının daralmasına yol açmış ve bu da davanın kaybedilmesine neden olmuştur. İşte davaya konu olan istemlerin detayları:
Orijinal İstemler
İlk başvuruda Festo, istemlerini geniş bir kapsamda formüle etmişti. İşte örnek bir orijinal istem:
- Original İstem 1 (Patent 4,354,125)
- Claim: “A device comprising a cylinder, a piston, and a sealing mechanism, where the piston is movable within the cylinder and the sealing mechanism prevents fluid from leaking past the piston.”
- İstem: “Bir silindir, bir piston ve bir sızdırmazlık mekanizması içeren, pistonun silindir içinde hareket edebildiği ve sızdırmazlık mekanizmasının sıvının pistondan sızmasını önlediği bir cihaz.“
Tescil Edilen İstemler
Patent ofisi ile yapılan müzakereler ve istemlerde yapılan değişiklikler sonucunda, patent daha dar bir kapsamda onaylanmıştır. İşte tescil edilen istemin son hali:
- Amended Claim 1 (Patent 4,354,125)
- Claim: “A device comprising a cylinder, a piston, and an elastomeric sealing mechanism, where the piston is movable within the cylinder and the elastomeric sealing mechanism prevents fluid from leaking past the piston.”
- İstem: “Bir silindir, bir piston ve bir elastomerik sızdırmazlık mekanizması içeren, pistonun silindir içinde hareket edebildiği ve elastomerik sızdırmazlık mekanizmasının sıvının pistondan sızmasını önlediği bir cihaz.”
Sorunun Ortaya Çıkışı ve Karar
Festo’nun patent başvurusunda istemlerde yapılan değişiklikler, özellikle, elastomerik sızdırmazlık mekanizmasının eklenmesi, istemlerin kapsamını daralttı. Bu değişiklikler, istemlerin sadece belirli bir malzeme (elastomer) ile sınırlandırılmasına neden oldu ve rakiplerin benzer ancak farklı malzemeler kullanarak patent ihlali yapmadığı sonucuna varıldı.
Mahkeme Kararı
Federal Circuit, bu değişikliklerin “prosecution history estoppel” oluşturduğuna ve Festo’nun istemlerinin dar yorumlanması gerektiğine karar verdi. Bu nedenle, SMC’nin cihazlarının Festo’nun patentini ihlal etmediğine hükmetti.
Prosecution History Estoppel Nedir
ABD patent hukukunda, bir patent başvurusunun onay süreci sırasında yapılan değişiklikler veya feragatler nedeniyle, patent sahibinin belirli iddialarının kapsamının sınırlandırılması doktrinidir. Bu doktrin, patent sahibinin istemlerini daraltmak veya belirli özellikler eklemek suretiyle patentin onaylanmasını sağladığı durumlarda devreye girer. Prosecution history estoppel, patent sahibinin istemlerde belirtilen değişiklikler nedeniyle, gelecekteki ihlal davalarında bu istemlerin geniş yorumlanmasını engeller. Örneğin, bir istemde belirli bir materyalin kullanılmasının vurgulanması, rakiplerin farklı materyaller kullanarak patent ihlali yapmadığını iddia etmelerine olanak tanır.
Patent tarifnamelerinde özellikle patent istemleri bölümünde yapılan hatalar sebebiyle kaybedilmiş davalara dair yazılarımız devam edecek.